从抓侵权的角度讲,在独权能立的住时,从权实际上是派不用场的。
但撰写权要不就是为了声明和界定专利保护范围,进而为抓侵权提供依据的吗?难道还有其他什么作用吗?
本质上来说,除了抓侵权,权利要求确实再没有其他存在的意义了。这样说从权好像就是一种没有必要的存在了。实则不然,从权虽然在独权立的住时没有什么意义,但没人敢保证审查员或授权后的无效提出人,不会找到一些能评掉独权新创性的对比文件。而如果独权的新创性被对比文件评掉时,就只能在从权中寻找新的独权,或者说,将从权中额外描述的那一部分技术内容补入独权中,以使独权还能有新创性,进而还能使专利申请具有最终授权的可能。
从这个角度讲从权实际起得就是备胎或防备的作用。
但如果说仅是起补救独权新创性的备胎作用,为什么很多申请文件还要写那么多从权呢?尤其是美国专利申请中,动不动就会有几十上百项的从权。那又是所为何来?
常听国内一些专利代理的同行评价说,美国人在专利申请中写那么多权,主要是因为美国专利代理人想通过权要附加费多赚申请人的钱,或者说,是因为美国专利代理人是按时收费的,所以他们愿意在一个案子上多花时间,那样就可以在每件案子上赚取更多的代理费。
但笔者对此说法很不以为然。首先,不管是中国还是美国,客户都是上帝。申请人要是不想让代理人多赚那份钱,代理人肯定也不可能赚得到。很简单的道理,比如国内很多申请人在不想多交附加费时,只需要求代理人将权项控制在十项以内就行了呀。
但美国申请人为什么不但不要求代理人控制权项数,而且好像还希望多多益善呢?
一方面,可能是美国专利申请的官费太高,授权后的年费也不低。而且对于大实体(Big Entity),如果没有费用减免的话,1720美元每件的官费着实不少。这样的话,申请人肯定就没有将能合案申请的专利拆分来写的道理,而应该是能合就合,只要是能符合单一性要求,就会尽量将相关的申请放在一件申请中去提交。那样的话,一件申请的权项多也就是自然而然的事了。
另一方面,就要说到从权的另一种防备作用了。
据说,上世纪七八十年代的日本人没少对美国人当时那些领先技术的专利申请进行围追堵截。具体怎么个围追堵截法呢?其实就将今天美国人专利申请文件中的权利要求书拆分一下就能明白其中的道理了。简单说,当时美国人在一份权利要求书中的从权数量并没今天这么多。假如就是今天三分之一的数量吧,那么剩下的三分之二基于独权的进一步改进和限定,可能就让日本人在后面跟着给申请了。这大概也就是我们经常讲的外围专利吧。而美国人之前肯定是吃了不少日本人这种外围专利的亏了,才在现在的权利要求书中会布局大量的从权,以尽量不给日本人或任何其他人留下申请相关外围专利的机会。
所以说,从权的另一种防备作用其实就是要防止别人基于申请人的核心技术方案去申请一些外围专利,从而在后续的许可谈判或诉讼交锋中,拿这些外围专利来做筹码。反过来说,也就是在申请专利时,申请人就希望能将所有能想到的,可能会申请成为外围专利的点都在自己的这件申请中包括进来。而且这样一来也必然会增大别人对申请文件提出无效的难度,或者,即使无效提出人无效了部分权项,权利要求书还能另外保留其他一部分权项。
但上述的操作更多是适应美国专利申请环境而形成的申请策略。而具体到中国当前的专利申请来说,由于国内申请人大多希望能获得更多的专利数量。而且因为中国的官费较低,减免条件也较宽。所以国内申请人自然就没有愿望非要将多件案子放在一起合案申请,或者在一件申请中布局超大量的从权。
但如果按国内申请人的申请需要,其实一件含有真正创新点的申请,实际上是可以申请无数个可授权专利的。
比如,以美国的一件含有100个从权的申请案为例。
假如其独权确定能立的住,即独权新创性是有确定保证的。
那么将剩下的99个从权分别变做99个独立权利要求,单独申请专利也是完全没有问题的。前提是后续申请提交日之前,核心独权的申请还有没公开。
因为在后申请的申请日之前没有公开的申请,是不能影响在后申请的创造性的,而只能影响在后申请的新颖性,即只能作为抵触申请。
但新颖性的评价是以技术方案为最小单元的,通常就是以一个权项为最小单元。所以用独权申请的专利,对于其公开前在后用其从权申请的专利的创造性可能有影响,但对新颖肯定是不会有影响的,因为各自权要包括的技术特征数量都不一样,怎么可能是同一个技术方案呢,又怎么可能用来相互评价新颖性。而另一方面,又因为在后申请是于在先申请的公开日前之申请的,所以在先申请也不能评价在后申请的创造性。所以实际上,以核心独权申请的在先申请,也是不会影响到以从权为新独权的在后申请的创造性的。
所以,最后的结论是,只要独权单独申请能得到授权,那么独权的每一个从权单独申请时,只要是在独权公开日前申请,也必是能得到授权的。
虽然,这种作法在当前环境下,可能会被国家知识产权局定性为非正常申请。但这种想要更多申请量的申请操作,至少没有被专利法所限制,或者说,至少是在专利法框架下的合法操作。
当然,申请人也没有必要仅是为了申请的数量而做那种机械的分割。申请人完全可以在充分考虑专利布局的情况下,将类似美国那种含有一百多项权要的申请拆分成每一个都包括了那个确定具有新创性独权的十多个权利要求组,然后将每一组分别进行单独申请。而后续的申请中只要每一件申请中都将那个核心独权包含进的新的独权技术方案,那么只要有那个核心独权的技术方案能授权,后面的一系列申请也必都能授权。其逻辑与前面将含有一百项权利要求的申请,拆分成一百件申请的逻辑是一样的。
而对于代理人、审查员或者申请人自己来说,就怕提交申请的权利要求书中没有一个确定能立得住的,即具有可靠新创性的点。而一旦有了这么一个可靠的创新点在,那申请文件仅就授权来说,就是十拿九稳的。
而这种围绕一个核心点大量申请专利策略,虽然效率可能会比较差,但总比申请一些没有实质性创新点,纯粹是为了申请而进行的申请强。
而且从另一方面讲,申请专利其实就是某种形式的博彩或赌博,而博彩或赌博的关键就要能抓住重点下重注,而最忌讳的就是平均下注,而但凡平均下注的博彩或赌博都很少有能最终获益的。所以说,这种围绕一个核心点申请一堆专利的策略,虽然不是最好的专利申请策略,但至少是最不坏的策略。