开篇提问:如果在主动修改时扩大独立权利要求的保护范围,会导致修改超范围吗?
在实务中,经常会有同学混淆修改超范围和扩大了权要的保护范围的概念,认为扩大了权要的保护范围就是超范围了,其实不一定,下面小丁就尝试从捋一捋;
修改超范围是对专利申请文件修改的总体要求,无论在什么情况下,对申请文件的修改都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;
而随着审查程序的进行,为了防止申请人反复修改降低审查效率,又规定了一系列的修改限制,例如复审时不能改变权要类型,无效时不能从说明书中往权要中合并等等;
审查指南中的修改规定比较分散,不容易掌握,所以小丁就按照修改时机的先后,分别来梳理一下各个阶段对于申请文件修改的限制;
#01
立法目的
在梳理之前,我们要先掌握一下修改超范围的立法目的,为什么允许修改,又不允许超范围?搞得这么复杂,直接规定不允许修改不就轻松的多了吗?
之所以这样规定,是为了实现申请人和社会公众利益之间的平衡;
为什么允许修改?
从申请人角度来讲,为了克服申请人表达和认知能力的局限性,而且申请人对现有技术的认知也会随着审查意见的下发而有所变化,因此申请人需要为了表述本意和修正权利要求而修改申请文件;
从公众角度来讲,为了便于公众理解和运用发明创造,客观上也需要提高专利申请文件的准确性,假如由于表述不当使得公众在运用时错误的理解的申请文件的含义,会造成公众的损失,所以也需要申请人及时进行修改;
为什么不能超范围?
首先,专利法为了先申请制度的实现,将修改超范围与公开充分相互配合,防止申请人将申请时未完成的发明内容补入申请文件中;
其次,为了保证授权程序的顺利开展,修改超范围还可以督促申请人在申请阶段充分公开其发明,避免挤牙膏式的一点点补充;
最后,为了提高公众对专利信息的信赖,避免对依赖申请文件展开行动的公众造成损害,例如人家本来不侵权的,你修改之后又侵权了,损害了公众对申请文件的信赖度;
综上所述,专利法三十三条一方面使申请人拥有修改和补正申请文件的机会,尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和保护;另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容获得不正当利益,这是修改超范围的立法目的;
#02
超范围的含义
在掌握了立法目的之后,我们还要对“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”有深度的理解,指南中指出,“记载的范围”包括文字记载的内容和根据文字记载的内容以及说明书附图能够直接地、毫无疑义的确定的内容;
规程中又进一步指出,“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指:虽然在申请文件中没有明确的文字记载,但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图,可以唯一确定的内容。
这个和现有技术公开内容的认定差不多,就是修改的内容需要从原始申请文件中可以唯一确定地得出,关于唯一确定,规程中还给出了一个例子,说即使增加的内容属于公知常识,但如果公知常识存在多种选择,也属于修改超范围的情形;
也就是说,虽然A和B的常规连接方式本领域技术人员都知道,但是根据原始文件并不能唯一的得出是哪种方式,所以无论你在原文的基础上增加哪种方式进去,都是把一个不确定的东西变成了确定的内容;
这样的话,本领域技术人员在原始文件中并不能唯一确定是这种方式,所以不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义的得出,所以超范围;
这种判定方式和创造性以及得到说明书支持的判定还是有很大差别的,关于修改超范围的判定方式例如新颖性方法或者间接新颖性方法以后再讲;
#03
修改时机与修改限制
如下图所示,专利文件的修改时机包括
1、在审查之前可以主动修改;
2、在审查过程中可以针对审查员提出的缺陷进行修改;
3、在提复审或者收到复审通知书时可以修改;
4、在无效宣告请求过程中也可以进行修改;
但是,随着审查程序的深入,除了不能修改超范围这一大前提的条件下,也逐渐增加了更多的限制条件,如下图所示:
可以看到,除了主动修改之外,审查程序越往后进行,对修改的限制就越多,但都有一个前提是不得修改超范围,这种设置的目的是为了提高专利局的审查效率,促使申请人认真对待权利要求撰写,尽可能写出宽且合理的权利要求范围;
这里需要指出的是,上图中的不可扩大权要保护范围,在实审、复审和无效阶段所针对的权利要求是不同的,具体而言:
实审阶段是指:修改后的权利要求相对于原始申请文本中的权利要求扩大了保护范围,所以在实审oa答复时,修改的依据都是原始申请文本;
复审阶段是指:修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围,如果你的驳回权要合的只剩一条了,那你只能从说明书中往权要中提了;
无效阶段是指:与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;而对于已被生效决定宣告部分无效的专利,在其后的无效宣告程序中,权利要求的修改基础应为被维持有效的部分,而非授权公告的权利要求;
通过这些修改限制,就可以防止申请人反复修改,降低审查效率;
#04
修改超范围与扩大保护范围
至此,开篇的疑问应该已经解开了,在主动修改过程中,申请人具有较大的自由度,只要没有超出原始说明书和权利要求书记载的范围,申请人修改时可以扩大其请求保护的范围也可以缩小其请求保护的范围,甚至可以重新撰写权利要求;
所以,如果原始申请文件中有记载,例如说明书中有记载弹性部件为钢板弹簧、螺旋弹簧或者扭杆弹簧,但权要中记载的是螺旋弹簧,此时在主动修改时,将螺旋弹簧改为弹性部件是没有问题的,只要没有超出原始申请文件记载的范围,你管我扩大范围还是缩小保护范围!